Vytisknout tuto stránku

Novela zákona o ochranných známkách

4. 1. 2019
Novela zákona o ochranných známkách

Dnem 1. ledna 2019 vstoupila v platnost novela zákona o ochranných známkách. Cílem tohoto příspěvku je představit nejdůležitější změny, které jsou v této novele obsaženy.

Novela zákona č. 441/2003 Sb., ochranných známkách ve znění dalších předpisů byla zveřejněna ve Sbírce zákonů pod číslem č. 286/2018 Sb. a zapracovává Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436 ze dne 16. prosince 2015, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách.

Podle dosavadní právní úpravy muselo být označení, aby mohlo být ochrannou známkou, schopné grafického ztvárnění (tzv. tradiční ochranné známky). Nová právní úprava otevírá možnost zapsat ochranné známky, které jsou vyjádřeny dostupnými technologickými prostředky. Takové ochranné známky se označují jako tzv. netradiční ochranné známky. Jedná se např. o zvukové, pohybové, holografické, multimediální apod. Cílem je poskytnout přihlašovatelům ochranných známek větší flexibilitu a současně zajistit větší právní jistotu označení, která mohou tvořit ochrannou známku, jsou-li způsobilá odlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků nebo služeb jiných podniků.

Podle nové právní úpravy může být tedy ochrannou známkou jakékoliv označení, zejména slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal nebo zvuky, pokud je toto označení způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby a být vyjádřeno v rejstříku ochranných známek způsobem, který příslušným orgánům a veřejnosti umožňuje jasně a přesně určit předmět ochrany poskytnuté vlastníkovi ochranné známky.

Nová právní úprava tak rozšiřuje dosavadní druhy ochranné známky, přičemž v příloze č. 1 novelizovaného zákona o ochranných známkách uvádí výslovně ochrannou známku slovní, obrazovou, prostorovou, poziční, se vzorem, tvořenou pouze barvou bez obrysů, zvukovou, pohybovou, multimediální, holografickou a jiné druhy ochranných známek, které neodpovídají žádnému z uvedených druhů ochranných známek.

Tyto netradiční druhy ochranných známek přinášejí také nové nároky na činnost všech zápisných úřadů. Úřad průmyslového vlastnictví v této souvislosti proto již stanovil přijatelné formáty elektronických souborů pro vyjádření ochranné známky (např. Obrazová ochranná známka – 1 obrázek ve formátu jpeg/gif, Prostorová ochranná známka – 1 obrázek ve formátu jpeg/gif, Poziční ochranná známka - 1 nebo více obrázků ve formátu jpeg/gif, Zvuková - 1 nebo více obrázků ve formátu jpeg (notový zápis), nebo jeden soubor ve formátu mp3, Multimediální - 1 soubor ve formátu mp4, Hologramová - 1 nebo více obrázků ve formátu jpeg, nebo jeden soubor ve formátu mp3, Pohybová - 1 nebo více obrázků ve formátu jpeg, nebo jeden soubor ve formátu mp4 apod.). Zásadním předpokladem pro zápis bude jejich reprodukovatelnost tak, aby bylo možné určit rozsah poskytnuté ochrany.

Nově se upravují také tzv. certifikační ochranné známky, kterými se rozumí ochranné známky, které jsou takto označeny již při podání přihlášky a které jsou způsobilé rozlišovat výrobky nebo služby, které vlastník této ochranné známky certifikoval pro materiál, způsob výroby výrobků nebo poskytování služeb, kvalitu, přesnost nebo jiné vlastnosti, od výrobků nebo služeb, které takto certifikovány nejsou. O zápis certifikační ochranné známky může požádat ten, kdo je způsobilý k certifikaci výrobků nebo služeb, pro něž má být certifikační ochranná známka zapsána, a nevykonává podnikatelskou činnost zahrnující dodávání výrobků nebo poskytování služeb, které jsou certifikovány.

Podle dosavadní právní úpravy mohla být přihlašovaná označení zamítnuta nebo ochranné známky prohlášeny za neplatné, pokud jsou tvořeny výlučně tvarem výrobku, který vyplývá z povahy samotného výrobku, tvarem, který je nezbytný pro dosažní technického výsledku nebo který dává výrobku podstatnou hodnotu. Novela zákona o ochranných známkách s ohledem na nové netradiční ochranné známky rozšířila tento absolutní důvod zamítnutí/neplatnosti i na jiné vlastnosti označení, než je tvar.

Nová právní úprava poskytuje také ochranu názvům odrůd rostlin zapsaných v souladu s právními předpisy a mezinárodními dohodami, přičemž absolutní důvody zápisné nezpůsobilosti byly rozšířeny také na označení původu a zeměpisná označení, chráněné tradiční výrazy pro víno a zaručené tradiční speciality. Dosavadní absolutní důvod zamítnutí ochrany z důvodu nedostatku dobré víry při podání přihlášky ochranné známky bude nadále uplatňován pouze jako relativní, a to pouze k návrhu třetí osoby v rámci řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou.

Námitky

Podstatnou změnou, kterou novela přináší, je přesunutí důvodů pro zamítnutí přihlášky mezi tzv. relativní důvody, které může uplatnit pouze osoba, jejíž práva by mohla být přihláškou dotčena. Úprava tak odstraňuje nesoulad v postavení vlastníků ochranných známek v řízeních před Úřadem průmyslového vlastnictví a Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO). Touto změnou rovněž dochází k sjednocení právní úpravy s nařízením o ochranné známce EU, včetně nově zaváděné možnosti bránit se námitkám podáním žádosti o prokázání užívání starší ochranné známky.

V důsledku toho novela stanovila nový námitkový důvod pro vlastníka ochranné známky, která je shodná s přihlašovaným označením a je zapsána pro shodné výrobky a služby, jako nárokuje přihlašované označení. V případě uplatnění námitky vlastníkem shodné známky již Úřad nebude zkoumat, zda dochází k zásahu do práv s výjimkou případného doložení užívání starší ochranné známky a jeho rozsahu.

Přihlašované označení se nezapíše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu průmyslového vlastnictví:

  • vlastníkem starší ochranné známky, která je shodná s přihlašovaným označením a je chráněna pro shodné výrobky nebo služby, pro které má být zapsáno přihlašované označení,
  • vlastníkem starší ochranné známky, pokud z důvodu shodnosti či podobnosti se starší ochrannou známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků či služeb, na něž se přihlašované označení a ochranná známka vztahují, existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti; za pravděpodobnost záměny se považuje i pravděpodobnost asociace se starší ochrannou známkou,
  • vlastníkem starší ochranné známky, která je shodná s přihlašovaným označením nebo mu je podobná, bez ohledu na to, zda má být přihlašované označení zapsáno pro shodné, podobné nebo nepodobné výrobky nebo služby, pro které je starší ochranná známka chráněna, a jde o starší ochrannou známku, která má v České republice a v případě ochranné známky Evropské unie na území Evropské unie dobré jméno, a užívání přihlašovaného označení bez řádného důvodu by neoprávněně těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim bylo na újmu,
  • vlastníkem ochranné známky, pokud přihlášku ochranné známky podal zástupce vlastníka ochranné známky na své vlastní jméno a bez souhlasu tohoto vlastníka, ledaže by zástupce své jednání řádně odůvodnil,
  • uživatelem nezapsaného označení nebo jiného označení užívaného v obchodním styku, který přede dnem podání přihlášky nabyl práva k nezapsanému nebo jinému označení užívanému v obchodním styku, pokud z důvodu shodnosti či podobnosti přihlašovaného označení s nezapsaným nebo jiným označením a shodnosti nebo podobnosti výrobků či služeb, na něž se tato označení vztahují, existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti; za pravděpodobnost záměny se považuje i pravděpodobnost asociace,
  • fyzickou osobou, jejíž právo na ochranu osobnosti, zejména právo na jméno, právo k vlastní podobě a na ochranu projevů osobní povahy mohou být dotčena přihlašovaným označením, popřípadě osobou oprávněnou uplatňovat tato práva,
  • osobou, které náležejí práva k autorskému dílu, pokud autorské dílo může být užíváním přihlašovaného označení dotčeno, nebo
  • vlastníkem staršího práva z jiného průmyslového vlastnictví, pokud práva z průmyslového vlastnictví mohou být užíváním přihlašovaného označení dotčena.

Pokud jde o otázky tzv. „pravděpodobnosti asociace“ a „veřejnosti“, uvedené u námitkových důvodů, jde o zavedené termíny, které je třeba vykládat ve smyslu ustálené judikatury. Podle rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie ve věci C-251/95 (Sabel BV proti Puma AG) kritérium pravděpodobnosti záměny, které zahrnuje i pravděpodobnost asociace s dřívější ochrannou známkou, musí být interpretováno v tom smyslu, že pouhá asociace, která může být vyvolána na straně veřejnosti mezi dvěma ochrannými známkami následkem jejich analogického významu obsahu, není sama o sobě dostačující pro konstatování, že existuje pravděpodobnost záměny.

Pojem pravděpodobnosti asociace není alternativou pravděpodobnosti záměny, ale slouží k vymezení jejího rozsahu. Pravděpodobnost asociace se starší ochrannou známkou znamená vyvolání představy o souvislosti přihlašovaného označení se starší ochrannou známkou, tzn., že slouží zejména k definování rozsahu nebezpečí záměny. Posouzení a hodnocení pravděpodobnosti záměny je otázkou ryze právní, nikoli otázkou skutkovou.

Veřejností se v kontextu tohoto zákona rozumí relevantní část veřejnosti, které jsou výrobky či služby určeny. Relevantní veřejnost představuje relevantní spotřebitel, který ve známkovém
právu zahrnuje co nejširší okruh dotčených osob. Podle unijní judikatury a ustálené praxe je za spotřebitele považován „průměrný, běžně informovaný, přiměřeně pozorný a obezřetný spotřebitel“ (rozsudek SDEU ve věci C-210/96, Gut Springenheide und Tusky).

Pokud jde o úpravu námitek z titulu obrany ochranné známky s dobrým jménem, uvedený námitkový důvod se týká přihlašovaného označení, bez ohledu na to, zda má být zapsáno pro shodné, podobné či nepodobné výrobky, pro které je zapsána starší ochranná známka s dobrým jménem. Došlo přitom ke sloučení těchto důvodů do jednoho, neboť se týkají zásahu do práv z ochranné známky národní a mezinárodní, EU a všeobecně známé známky, která má dobré jméno. Dobré jméno na území České republiky se tedy bude týkat národní ochranné známky a mezinárodní ochranné známky s účinky v ČR a dobré jméno na území Evropské unie se týká ochranné známky EU a mezinárodní ochranné známky s účinky na území Evropské unie. Ochranná známka s dobrým jménem může být uplatněna proti zápisu přihlašovaného označení bez ohledu na to, zda má toto označení být zapsáno pro shodné, podobné či nepodobné výrobky, pro které je zapsána starší ochranná známka s dobrým jménem. Zároveň musí být splněna podmínka, aby užívání přihlašovaného označení bez řádného důvodu neoprávněně těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim bylo na újmu.

Porušení práv

Porušení práv z ochranné známky nově zahrnuje také užívání označení jako obchodní firmy nebo podobného označení, pokud se používají pro účely rozlišení výrobků nebo služeb. Toto nové ustanovení je v souladu s judikaturou Soudního dvora Evropské unie ve věci C-17/06 (Celine), kde se uvádí: „Užívání obchodní firmy, obchodního jména nebo označení provozovny totožných se starší ochrannou známkou třetí osobou, která k tomu nebyla oprávněna, v rámci činnosti uvádění na trh výrobků totožných s těmi, pro něž byla tato ochranná známka zapsána, představuje užívání, které je vlastník uvedené ochranné známky oprávněn zakázat podle čl. 5 odst. 1 písm. a) první směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách, pokud se jedná o užívání pro zboží, které zasahuje nebo je schopné zasáhnout do funkcí ochranné známky“.

Nová právní úprava tak řeší kolizi mezi označením právnické osoby nebo obchodní firmy a označením zboží ochrannou známkou. Výslovně se v zákoně o ochranných známkách stanoví, že vlastník ochranné známky je oprávněn zakázat třetím osobám používat označení ve srovnávací reklamě způsobem, který je v rozporu se Směrnicí (EU) 2006/114/ES, která je provedena v § 2980 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění.

Za účelem účinnější obrany vlastníka starší ochranné známky proti vstupu výrobků porušujících práva z jeho ochranné známky a uvádění těchto výrobků na trh se nově výslovně vymezuje právo vlastníka starší ochranné známky bránit v přepravě výrobků v rámci obchodního styku z třetích zemí do České republiky, aniž by zde byly propuštěny do volného oběhu. Tento nárok vlastníka ochranné známky zaniká, pokud v rámci následných řízení zahájených u soudního nebo jiného orgánu, který má pravomoc vydat rozhodnutí o tom, zda byla porušena práva k zapsané ochranné známce, deklarant nebo držitel zboží prokáže, že vlastník zapsané ochranné známky není oprávněn zakázat uvádění daných výrobků na trh v zemi konečného určení. Toto ustanovení proto nabízí zvýšenou ochranu, neboť umožňuje vlastníkům ochranných známek reagovat na případné porušení dříve, než je uvedené zboží propuštěno do volného oběhu na území České republiky. Toto ustanovení se nedotkne ochrany práva koncových spotřebitelů.

Nová právní úprava také zvyšuje právní ochranu vlastníků ochranných známek proti padělkům. Vlastník ochranné známky může bránit takovým jednáním, která směřují k porušování práv, jako je např. umisťování označení shodného s ochrannou známkou na obaly, štítky, etikety či bezpečnostní prvky, nebo distribuce a prodej etiket, obalů, bezpečnostních prvků či zařízení dokládajících pravost, jejichž použití by představovalo porušení práv k ochranné známce, jakož i nabízení na trhu či uvádění na trh nebo skladování anebo dovážení či vyvážení obalů, štítků, etiket, bezpečnostních prvků nebo zařízení nebo prvků či zařízení dokládajících pravost nebo jakékoli jiné prostředky, na nichž může být ochranná známka umístěna.

Novela zákona umožňuje dále vlastníku ochranné známky bránit případnému „zdruhovění“ této známky, které by mohlo ve svém důsledku vést ke zrušení známky podle zákona o ochranných známkách. Nově se uvádí, že pokud vzbuzuje reprodukce zapsané ochranné známky publikovaná ve slovníku, encyklopedii nebo obdobném díle v tištěné nebo elektronické podobě dojem, že se jedná o druhový název výrobků nebo služeb, má vlastník ochranné známky právo žádat po vydavateli nebo nakladateli, aby reprodukce ochranné známky byla bezodkladně, v případě tištěné podoby nejpozději při následujícím uveřejnění nebo vydání díla, opatřena údajem, že se jedná o zapsanou ochrannou známku.

Nová právní úprava také stanoví podmínky, kdy práva z ochranné známky nelze uplatňovat, pokud známka není skutečně užívána. Ze slovního spojení „do podání žaloby“ plyne, že ve sporu podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví), může žalovaný porušovatel práv z ochranné známky uplatnit námitku neužívání ochranné známky. Zjištění soudu, že známka není řádně užívána, však nepovede automaticky ke zrušení ochranné známky, neboť tuto povinnost zákon ukládá Úřadu průmyslového vlastnictví. Jakkoli se jeví, že se jedná o oprávnění využitelná jen v řízení před soudem, tedy v řízení podle zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, bylo s ohledem na speciálnost úpravy, která se týká jen ochranných známek jako jednoho z druhů průmyslových práv, zvolena úprava v novele zákona o ochranných známkách a nikoli novelou zákona o vymáhání práv. Možnost domáhat se práv z ochranné známky je podmíněna jejím řádným užíváním, které se u jiných průmyslových práv nevyskytuje.

Ze zásady volného pohybu zboží vyplývá, že vlastník ochranné známky nemá právo zakázat její užívání třetí osobou pro výrobky, které byly jím nebo s jeho souhlasem s touto ochrannou
známkou uvedeny v EU nebo v rámci Evropského hospodářského prostoru do oběhu, ledaže má vlastník oprávněné důvody bránit dalšímu uvádění výrobků na trh. Vyčerpání práv z ochranné známky je upraveno tak, aby k němu docházelo pouze, pokud je zboží legálně uvedeno na trh kdekoli na Evropském jednotném trhu.

Nově se také upřesňují práva vlastníka starší ochranné známky a práva uživatele staršího nezapsaného označení a jiného označení užívaného v obchodním styku. I nadále se podmínky strpění budou zkoumat ve světle judikatury Soudního dvora Evropské unie ve věci C-82/09 (Budějovický Budvar): „Zápis starší ochranné známky v dotyčném členském státě není podmínkou nezbytnou pro začátek běhu lhůty pro zánik práva strpěním stanovené v čl. 9 odst. 1 směrnice 89/104. Podmínkami nezbytnými pro začátek běhu této lhůty, jejichž ověření přísluší vnitrostátnímu soudu, jsou zaprvé zápis pozdější ochranné známky v dotyčném členském státě, zadruhé skutečnost, že přihláška této ochranné známky byla učiněna v dobré víře, zatřetí užívání pozdější ochranné známky jejím vlastníkem v členském státě, ve kterém byla zapsána, a začtvrté skutečnost, že vlastník starší ochranné známky si byl vědom zápisu pozdější ochranné známky a jejího užívání po provedení zápisu“.

Nadále platí povinnost vlastníka svou ochrannou známku řádně užívat pro výrobky nebo služby, pro které je známka zapsána. Došlo však k upřesnění vymezení lhůt, po jejichž uplynutí nastávají následky spojené s neužíváním ochranné známky. Pokud do 5 let ode dne zápisu ochranné známky do rejstříku nezačal vlastník známku řádně užívat, může být tato ochranná známka na návrh zrušena. Neužívaná ochranná známka rovněž nemůže být úspěšně namítána v řízení o námitkách a v řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou. Pravidlo, že za řádné užívání ochranné známky se považuje rovněž užívání ochranné známky v podobě, která se od podoby, ve které byla ochranná známka zapsána, liší prvky neměnícími její rozlišovací způsobilost, zůstalo zachováno. Nově je pak stanoveno, že se tak děje bez ohledu na to, zda je ochranná známka v užívané podobě rovněž zapsána jako jiná ochranná známka téhož vlastníka. Za řádné užívání ochranné známky se považuje i její užívání jinou osobou, pokud se tak děje se souhlasem vlastníka, a užívání kolektivní ochranné známky nebo certifikační ochranné známky osobou, která má oprávnění ji užívat na základě smlouvy o užívání kolektivní ochranné známky nebo pravidel pro užívání certifikační ochranné známky.

Doba platnosti zápisu ochranné známky zůstává beze změny; zápis může být obnoven, a to vždy na období deseti let. Úřad průmyslového vlastnictví informuje vlastníka ochranné známky o dni uplynutí doby platnosti zápisu, a to nejpozději 6 měsíců před tímto dnem. Neposkytnutí informace však nezakládá odpovědnost Úřadu průmyslového vlastnictví za škodu podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, a nemá vliv na uplynutí doby platnosti zápisu.

Z důvodů ochrany práv všech třetích osob nadále platí, že není možné prodloužit ani prominout zmeškání lhůty pro obnovu platnosti zápisu. Zavádí se však zvláštní režim pro obnovu zápisu ochranné známky, která je pravomocně zrušena či prohlášena za neplatnou, případně, jejíž přihláška byla pravomocně zamítnuta, avšak účastník řízení proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví podal správní žalobu. V takovém případě je účastník řízení oprávněn podat žádost o obnovu zápisu ochranné známky ve lhůtách stanovených zákonem, ale k vlastní obnově zápisu ochranné známky dojde až následně, pokud správní rozhodnutí bude soudem zrušeno a bude zaplacen správní poplatek podle zákona o správních poplatcích.

Na závěr stojí za zmínku též skutečnost, že novelou zákona o ochranných známkách došlo také ke změně zákona č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, v němž se nově zavádí možnost domáhat se soudní cestou odpovídající náhrady škody, která byla vlastníkům způsobena neoprávněným získáním, využitím nebo zpřístupněním jejich obchodního tajemství.

 

Autor: David Karabec

 


DK3David Karabec působí jako advokát v Praze. Aktivně se zabývá publikační a přednáškovou činností se zaměřením na průmyslová práva a licence při podnikání, ochranu know-how a nekalou soutěž. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a průmyslová práva na Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze. Působil řadu let jako odborný asistent katedry práva Bankovního institutu vysoké školy (BIVŠ) v Praze, kde se specializoval na problematiku průmyslových práv a licencí. Ve své odborné advokátní praxi se věnuje zejména problematice korporátního práva, průmyslových práv, licencí, ochraně know-how, obchodního tajemství a nekalé soutěže, jakož i procesnímu zastupování klientů ve všech těchto oblastech práva před soudy. Další autorovy články naleznete zde.