Know-how a jeho ochrana

Proto je know-how obvykle součástí smlouvy o prodeji patentu nebo licenční smlouvy a patří v širším slova smyslu mezi práva k duševnímu vlastnictví.

Co to vlastně know-how je? Na tuto otázku nelze jednoduše odpovědět a řada odborníků se pokoušela o to, nalézt vyčerpávající definici tohoto pojmu. Nicméně praxe ukázala, že vytvoření definice pojmu know-how, která by jej přesně určovala, vede vždy k jeho nežádoucímu omezení. Know-how bývá zpravidla popisováno jako souhrn vědomostí, odborných znalostí a zkušeností získaných na základě předchozího výzkumu, vývoje, pokusů, zkoušek, provozu a praxe vedoucích k optimalizaci vynaložených sil a prostředků při dosažení určitého cíle. Zjednodušeně řečeno, tedy „jak na to“.

V právní praxi se v současné době často používá definice know-how, která je uvedená v NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 330/2010 ze dne 20. dubna 2010 o použití čl. 101 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie na kategorie vertikálních dohod a jednání ve vzájemné shodě. Pro účely tohoto nařízení se „právy duševního vlastnictví“ rozumějí práva k průmyslovému vlastnictví, know-how, autorská práva a příbuzná práva.

Know-how se podle tohoto nařízení rozumí tajný, podstatný a identifikovaný celek praktických nepatentovaných informací, které jsou výsledkem zkušeností dodavatele a jsou jím otestovány: v tomto kontextu se slovem „tajný“ rozumí, že know-how není obecně známé a snadno dostupné; slovem „podstatný“ se rozumí, že know-how je pro kupujícího podstatné a účelné pro používání, prodej nebo další prodej smluvního zboží a služeb; slovem „identifikovaný“ se rozumí, že know-how je popsáno dostatečně obsáhle tak, aby bylo možné ověřit, že splňuje kritéria tajnosti a podstatnosti.

Podle tohoto nařízení se tedy know-how rozumí soubor nepatentovaných výrobně technických, obchodních a jiných podstatných a identifikovaných zkušeností a poznatků, které nejsou známé ani všeobecně dostupné. Za podstatnou zkušenost či poznatek se považují informace, které jsou nezbytné pro výrobu smluvního zboží nebo aplikaci smluvních postupů. Za identifikovanou zkušenost či poznatek se považuje taková informace, která je popsána dostatečně srozumitelně tak, aby bylo možné ověřit, zda splňuje kritéria utajení a podstatnosti.

Know-how je tedy charakterizováno jako soubor nepatentovaných výrobně technických, obchodních a jiných zkušeností a poznatků, které jsou tajné, podstatné a identifikovatelné. V praxi je vhodné, aby popis know-how byl součástí dohody o výzkumu a vývoji, samostatné dohody, licenční smlouvy nebo zaznamenán jinou vhodnou formou.

Pojem tajné znamená, že know-how (jako soubor nebo přesné složení a seřazení jednotlivých částí) není všeobecné, známé nebo snadno dostupné. Hodnota know-how tedy spočítá v náskoku, který uživatel získá, když je mu takové know-how zprostředkováno. To nemění nic na tom, že jednotlivé části a prvky mohou být známé a běžně dosažitelné. Zde je podstatné jejich spojení v novou hodnotu jako soubor, složení nebo seřazení jednotlivých známých prvků v nový funkční celek.

Pojem podstatné znamená, že know-how zahrnuje informace, které jsou důležité pro celý výrobní proces nebo jeho podstatnou část. Platí to i pro výrobek nebo službu, případně i pro jejich vývoj a výrobu. Know-how tedy musí být užitečné (podstatné) tím, že pomůže vstupu jeho uživatele (příjemce licence) na trh, zlepší jeho postavení před ostatními soutěžiteli v oblasti výroby nebo služeb a přinese mu výhody, které by jinak nezískal. Ty výhody spočívají především v tom, že příjemce licence bude mít takové podstatné a důležité informace pro svůj výrobní proces nebo služby, ke kterým jiní soutěžitelé nemají přístup.

Pojem identifikované pak znamená, že know-how je popsáno nebo zaznamenáno takovým způsobem, že je možné ověřit, zda splňuje shora uvedené prvky tajnosti a podstatnosti. Aby bylo know-how identifikovatelné, může být upraveno buď v licenční smlouvě nebo v jiném dokumentu či dohodě nebo jakoukoliv jinou vhodnou formou nejpozději při převodu knowhow či bez zbytečného odkladu poté.

Existuje i celá řada dalších definic know-how, ale jejich podstata zůstává stejná. Jedná se vždy o praktické a ověřené poznatky, které plynou ze znalostí, zkušeností a testování jejich majitele. Může jít o poznatky technologické, informační, obchodní, které jsou nezbytné k dosažení požadovaných výsledků a nejsou běžně dostupné. Vždy však tyto poznatky mají zajišťovat alespoň potenciální konkurenční výhodu na trhu pro jejich majitele nebo pro jejich dalšího oprávněného uživatele (obvykle na základě licenční smlouvy nebo jiné písemné smlouvy). Při porušení souhlasu majitele se pak neoprávněný uživatel obvykle vystavuje postihu.

Tento souhrn znalostí a vědomostí může obsahovat i právem chráněné jiné nehmotné statky, jako např. vynálezy, průmyslové vzory, užitné vzory, ale též např. obchodní tajemství, jakož i technické poznatky a zkušenosti, které sice nejsou patentovatelné, ale umožňují nejefektivnější využití různých řešení při výrobě. Know-how tedy nezahrnuje jen podklady k provádění určitých činností, jako jsou výkresy, projekty, návody, pracovní postupy, ale i poznatky, zkušenosti, znalosti, zručnost při provádění určitých výrobních operací nebo výzkumných činností. Z tohoto hlediska nehraje roli, zda tyto poznatky jsou zachyceny v písemné podobě či nikoliv.

Know-how, jako předmět duševního vlastnictví, může jeho majitel užívat sám nebo jej může přenechat k užívání jinému za předem stanovených podmínek na základě smlouvy. Jako vhodný typ smlouvy lze doporučit licenční smlouvu podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (§ 2358-2370). Licenční smlouvou poskytuje poskytovatel nabyvateli oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví (licenci) v ujednaném omezeném nebo neomezeném rozsahu a nabyvatel se zavazuje, není-li ujednáno jinak, poskytnout poskytovateli odměnu. Smlouva vyžaduje písemnou formu, jestliže se poskytuje licence výhradní, nebo v případě má-li být licence zapsána do příslušného veřejného seznamu (pokud obsahuje předmět průmyslového práva). Licence k předmětu průmyslového vlastnictví zapsanému do veřejného seznamu je účinná vůči třetím osobám zápisem do tohoto seznamu.

Licenční smlouva o poskytnutí know-how by měla, vedle standardních ustanovení týkajících se vymezení smluvních stran, preambule, předmětu smlouvy, práv a povinností smluvních stran, úplaty za poskytnutí licence, rozhodování sporů, závěrečných ustanovení apod., obsahovat zejména přesné vymezení předmětu know-how.

Přesné vymezení know-how je důležité především z důvodu vyloučení pozdějších nesprávných závěrů vedoucích ke sporu o to, co strany považují za předmět know-how. V případě, že předmětem know-how jsou i přihlášky patentů, průmyslových vzorů nebo užitných vzorů, je potřeba vyřešit i otázky jejich budoucí průmyslově právní ochrany, především z hlediska jejich ocenění.

Přesné vymezení know-how také znamená upravit otázky vylepšování předaných poznatků nebo výrobních postupů, jakož i např. v případě chemických sloučenin i stanovení rozpětí podílu jednotlivých prvků, z nichž se výrobek skládá, neboť při jeho výrobě může docházet k různým chemickým reakcím nezaručujícím vždy přesně stejný výsledek. Nezbytné je též řešit otázky případných práv třetích osob, jakožto původců řešení, jež jsou součástí know-how.

Užitečné je též definovat pojmy užívané ve smlouvě, tak aby nemohlo zejména při dvou nebo více jazyčných verzích smlouvy dojít k chybné interpretaci používaných výrazů.

Pokud jde o vymezení práv a povinností smluvních stran, tato část smlouvy musí řešit především otázky věcného a teritoriálního vymezení výroby, včasného předávání podkladů, zaškolení pracovníků nabyvatele, součinnost smluvních stran, vymezení záruk poskytovatele know-how, ručení za průmyslově právní nezávadnost, další užívání know-how poskytovatelem a vylepšování předmětu know-how.

Pokud jde o výši poplatků za poskytnuté know-how, je třeba věnovat pozornost způsobu jejich placení, kontrolního oprávnění poskytovatele, prodeje výrobků a jejich označování, nákupu surovin a cenových podmínek. V případě mezinárodních smluv též otázky placení daní a poplatků.

Důležité je nezapomenout na stanovení rozhodného práva a řešení případných sporů cestou rozhodčího soudu. Obecně lze doporučit formu neveřejného rozhodování cestou rozhodčích soudů podle volby stran, přičemž lze zvolit i některý z mezinárodních rozhodčích soudů např. ve Vídni nebo v Paříži.

Pokud jde o délku smluvní vztahu, zde je nutno posoudit, zda bude uzavřen na dobu určitou nebo neurčitou s ohledem na poskytnutá průmyslová práva. Podle toho je nutno stanovit délku výpovědní doby, případně vymezit okolnosti, za kterých lze od smlouvy odstoupit, případně řešit i otázky tzv. vyšší moci a jejího vlivu na odklad plnění ze smlouvy.

Pokud jde o ochranu know-how, lze říci, že jeho ochrana je velmi blízká ochraně obchodního tajemství. Zejména je tomu z toho důvodu, že předmět know-how nepochybně zahrnuje prvky obchodního tajemství. Zde je ovšem potřeba připomenout, že o obchodní tajemství se jedná pouze tehdy, jde-li o konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné skutečnosti, které souvisejí se závodem a jejichž vlastník zajišťuje ve svém zájmu odpovídajícím způsobem jejich utajení (§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). V případě porušení know-how se lze domáhat ochrany nejen podle ustanovení občanského zákoníku o nekalé soutěži, ale také podle zákoníku práce nebo trestního zákona.

Podle občanského zákoníku (§ 2985 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) je porušením obchodního tajemství takové jednání, jímž jednající jiné osobě neoprávněně sdělí, zpřístupní, pro sebe nebo pro jiného využije obchodní tajemství, které může být využito v soutěži a o němž se dověděl tím, že mu tajemství bylo svěřeno nebo jinak se stalo přístupným na základě jeho pracovního poměru k soutěžiteli nebo na základě jiného vztahu k němu, popřípadě v rámci výkonu funkce, k níž byl soudem nebo jiným orgánem povolán; nebo vlastním nebo cizím jednáním příčícím se zákonu.

Podle zákoníku práce se může zaměstnavatel domáhat svých práv zejména na základě ustanovení § 250 odst. 1, podle kterého je zaměstnanec je povinen nahradit zaměstnavateli škodu, kterou mu způsobil zaviněným porušením povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Některé skupiny zaměstnanců vymezené v ustanovení § 303 odst. 2 jsou ze zákona povinny zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděli při výkonu zaměstnání a které v zájmu zaměstnavatele nelze sdělovat jiným osobám. Podle § 304 mohou zaměstnanci vedle svého zaměstnání vykonávaného v základním pracovněprávním vztahu vykonávat výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, u něhož jsou zaměstnáni, jen s jeho předchozím písemným souhlasem. Podle § 306 může zaměstnavatel vydat pracovní řád, kterým rozvádí ustanovení zákoníku práce, popřípadě zvláštních právních předpisů podle zvláštních podmínek u zaměstnavatele, pokud jde o povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance vyplývající z pracovněprávních vztahů. Podle § 310 může zaměstnavatel sjednat se zaměstnancem konkurenční doložku, kterou se zaměstnanec zavazuje, že se po určitou dobu po skončení zaměstnání, nejdéle však po dobu 1 roku, zdrží výkonu výdělečné činnosti, která by byla shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele nebo která by měla vůči němu soutěžní povahu. Konkurenční doložku může zaměstnavatel se zaměstnancem sjednat, jestliže to je možné od zaměstnance spravedlivě požadovat s ohledem na povahu informací, poznatků, znalostí pracovních a technologických postupů, které získal v zaměstnání u zaměstnavatele a jejichž využití by mohlo zaměstnavateli závažným způsobem ztížit jeho činnost.

V těchto ustanoveních zákoníku práce je nejobecnějším způsobem obsažena ochrana know-how zaměstnavatele, které tvoří významnou součást majetku zaměstnavatele, a proto s ním musí být zaměstnanci povinni odpovídajícím způsobem nakládat. Na základě těchto ustanovení zákoníku práce jsou tak zaměstnanci povinni dodržovat právní a ostatní předpisy vztahující se k práci jimi vykonávané, řádně hospodařit s prostředky svěřenými jim zaměstnavatelem, střežit a ochraňovat majetek zaměstnavatele před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím a nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele, přičemž zaměstnavatel se může v jejich rámci domoci svých práv v případě porušení know-how.

Podle trestního zákona je možno uplatnit celou řadu nástrojů počínaje skutkovou podstatou porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže (porušování obchodního tajemství), přes porušení tajemství dopravovaných zpráv, porušení tajemství listin a jiných dokumentů uchovávaných v soukromí, zneužití informace v obchodním styku, porušení povinnosti při správě cizího majetku, až po neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací či poškození záznamu v počítačovém systému a na nosiči informací a zásah do vybavení počítače.

Významnou součástí ochrany know-how je však prevence před jeho možným zneužitím. Je především na každém podniku, veřejné výzkumné organizaci, univerzitě či vysoké škole, které s know-how nakládají, aby zejména ve svém vlastním podniku či organizaci vytvořili dostatek vnitřních opatření organizační povahy k ochraně know-how. Jde zejména o systém směrnic týkající se nakládání s know-how a jeho evidence, dále o vnitřní audit a kontrolní mechanismy.

Důležitou součástí ochrany know-how je také dodržování určitých zásad při jednáních, směřujících k uzavření licenční smlouvy o poskytnutí know-how nebo při jednáních, při kterých je know-how používáno. Zde se jeví jako nanejvýš vhodné uzavření zvláštních smluv, které zajistí majiteli know-how, že jeho duševního vlastnictví nebude zneužito. Jde zejména o dohody o mlčenlivosti, v praxi označované jako „NDA“ (Non-disclosure agreement). Jde obvykle o smlouvu mezi alespoň dvěma stranami o sdílení důvěrných materiálů, znalostí nebo informací, které však nesmí být sdíleny s jakoukoliv třetí stranou. Využívá se zpravidla pro zachování obchodního tajemství, ale je plně využitelná i pro ochranu know-how. Povinnost mlčenlivosti může být i součástí pracovní smlouvy pro výkon určité práce. To může být i důvodem pro ujednání o konkurenční doložce v pracovní smlouvě. NDA mohou být i soudně vymáhány, mohou obsahovat ujednání o mlčenlivosti po dosažení smlouvy nebo doby, na kterou se uzavírá, může obsahovat i ujednání o smluvních pokutách za její porušení, apod.

Před vlastním uzavřením smlouvy o poskytnutí know-how je možné uzavřít tzv. opční smlouvu, jejímž předmětem je poskytnutí utajovaných znalostí jejich budoucímu nabyvateli a jeho závazek neposkytnout tyto znalosti třetí osobě, spolu s jeho právem na přednostní koupi know-how (uzavření licenční smlouvy). Uzavření této smlouvy se jeví vhodné v situacích, kdy budoucí nabyvatel požaduje předchozí seznámení s předmětem know-how, provedení jeho zkoušek, zavedení zkušebního provozu apod. Po skončení této smlouvy, která je zpravidla časově omezená, dojde buď k uzavření smlouvy o know-how nebo k vrácení všeho co strany na základě opční smlouvy nabyly. Je obvyklé stanovení úplaty, která se zpravidla nevrací. V případě uzavření smlouvy o know-how se započítává do poplatků za poskytnutí know-how.


Autor: David Karabec

Článek vyšel na autorově webu www.karabec.cz

David Karabec působí jako advokát v Praze. Aktivně se zabývá publikační a přednáškovou činností se zaměřením na průmyslová práva a licence při podnikání, ochranu know-how a nekalou soutěž. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a průmyslová práva na Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze. Působil řadu let jako odborný asistent katedry práva Bankovního institutu vysoké školy (BIVŠ) v Praze, kde se specializoval na problematiku průmyslových práv a licencí. Ve své odborné advokátní praxi se věnuje zejména problematice korporátního práva, průmyslových práv, licencí, ochraně know-how, obchodního tajemství a nekalé soutěže, jakož i procesnímu zastupování klientů ve všech těchto oblastech práva před soudy. Další autorovy články naleznete zde.