Na univerzitní půdě i v prostorách výzkumných ústavů dnes vzniká celá řada zajímavých a vědecky důležitých projektů. Aby však byly pro společnost maximálně využitelné, je nutné přenést jejich výsledky do soukromé sféry a zajistit tak jejich využití cílovou skupinou osob.
Aby bylo možné toho dosáhnout, je třeba ošetřit, aby se vynález nedostal na veřejnost dřív, než je zajištěna patřičná právní ochrana. Proto je jedním z nutných počátečních kroků uzavření dohody o mlčenlivosti. Tu potřebuje každý, kdo si svých unikátních nápadů, know-how i obchodního tajemství cení.
V případě výzkumu, následného transferu a komercializace výsledků výzkumu na sebe naráží dva velmi odlišné sektory. Sektor veřejný (výzkumný ústav, univerzita a podobně) a sektor soukromý (společnost, jež má zájem technologickou inovaci zpeněžit a uvést do praxe). Veřejný sektor má primárně zájem na publikaci a širokém sdílení znalostí a výsledků výzkumu, mimo jiné za účelem zvýšení prestiže dané instituce a také z toho důvodu, že jej k tomu často vedou podmínky poskytování podpory vědy a výzkumu. Naproti tomu zájem soukromého sektoru je přesně opačný, tedy ochrana znalostí a výsledků výzkumu před konkurencí a zamezení volného šíření těchto cenných informací. Přirozeným následkem je střet těchto zájmů, který je třeba řešit. I veřejné instituce však mají zájem své know-how chránit, a to například za účelem uvedení výsledků výzkumu do praxe. Aby byla tato jejich prezentace úspěšná a veřejný sektor získal potřebné finance například na další výzkum, musí být výsledky unikátní, a tedy účelně chráněné.
Při spolupráci obou sektorů na převedení výsledků výzkumu do praxe bývá uzavíráno v jednotlivých fázích množství dohod, které napomáhají nastavení podmínek spolupráce i zajištění bezproblémového obchodního vztahu a které ideálně vrcholí poskytnutím licence. Jedná se typicky o různá memoranda o spolupráci, letter of intent či případně o opční smlouvu. Tato ujednání jsou pro spolupráci často nezbytná, avšak pro zajištění utajení stávajících poznatků výzkumníka i případných budoucích výsledků výzkumu také naprosto klíčová. Při zahájení spolupráce je proto zásadní upravit způsob předávání a ochranu důvěrných sdílených informací. Právě k tomu slouží dohody o mlčenlivosti (často též „NDA“ - Non Disclosure Agreement nebo CA - Confidentiality Agreement), jejichž účelem je chránit tyto poznatky.
NDA je prvotní dohodou stran obvykle uzavíranou před či v průběhu prvního jednání stran. Jedná se o ochranu výsledků výzkumu ještě před případným uzavřením opční smlouvy či licenční smlouvy, nicméně bývá častou součástí obojího. Lze jen doporučit, aby potenciální partner podepsal NDA už na prvním jednání.
K čemu lze NDA využít?
Prostřednictvím NDA lze chránit i těžko zabezpečitelné duševní vlastnictví. Typicky například know-how, obchodní tajemství, vynálezy, znalosti, informace, pracovní postupy, návrhy, výkresy či jiná data, ale i nápady, které zazní například při společných jednáních či jsou jinak protistraně sděleny ve vzájemné komunikaci. V podstatě je nutné chránit vše podstatné pro výzkum či vynález, co je třeba sdělit či jinak zpřístupnit druhé straně a zároveň je zneužitelné nebo obchodně využitelné.
Proč uzavřít NDA?
NDA chrání nápad či výsledky výzkumu ve fázi, kdy jej není možné chránit jinými instituty formální ochrany (patent, užitný vzor atp.), avšak s ohledem na nutnost sdělení nápadu dalším osobám hrozí vyzrazení. Nezvratným následkem vyzrazení informací o vynálezu je sankce nepatentovatelnosti, protože mezi podmínky patentovatelnosti vynálezu patří novost, vynálezecká činnost a průmyslová využitelnost, přičemž vyzrazením se vynález stává tzv. součástí stavu techniky. Přesně a jasně formulované NDA rovněž zamezuje pochybnostem o tom, co je chráněnou informací, a kdy a za jakých okolností strana odpovídá za porušení mlčenlivosti.
Jak by mělo NDA vypadat?
Dohoda o mlčenlivosti by v každém případě měla obsahovat:
- Definice důvěrných informací – co přesně je dohodou chráněno (je třeba se vyhnout obecným formulacím, které oslabují vymahatelnost dohody)
- Definici závazku mlčenlivosti – k čemu se strany dohody zavazují (je vhodné si závazek konkretizovat negativním výčtem, tedy co není porušením povinnosti mlčenlivosti) a kdo má nebo může mít k chráněným informacím přístup.
- Stanovení sankcí za porušení závazku mlčenlivosti – například smluvní pokuta, ukončení spolupráce atd.
- Doba trvání mlčenlivosti – na jak dlouho je závazek uzavírán (doba určitá/neurčitá).
Dále je vhodné si v dohodě upravit otázky způsobu sdělování a zaznamenávání důvěrných informací, účel poskytnutí důvěrných informací (usnadňuje případnou interpretaci dohody), možnost zproštění mlčenlivosti za určitých situací a případná zabezpečující opatření, která by strany smlouvy měly v zájmu ochrany informací podstoupit. Dále je vhodné upravit, co se má stát s důvěrnými informacemi po ukončení platnosti dohody o mlčenlivosti (např. nutnost vrátit předané materiály poskytovateli, zničit je, nebo zda naopak dojde k uvolnění informací).
Naprosto klíčovou součástí dohody o mlčenlivosti je sankce za porušení povinnosti, a to nejčastěji formou smluvní pokuty. Bez účinné a vymahatelné sankce je dohoda bezzubá a neslouží svému účelu, tedy ochraně důvěrných informací poskytovatele. Výhoda smluvní pokuty oproti náhradě škody je, že soud nezkoumá, zda došlo ke škodě, řeší pouze porušení smluvní povinnosti. Je možné sjednat si smluvní pokutu za každé jednotlivé porušení povinnosti mlčenlivosti. Není dobré, aby dohoda obsahovala nepřiměřeně vysokou smluvní pokutu, protože ta bude těžko vymahatelná. Zároveň je třeba myslet na to, že není-li dohodnuto jinak, smluvní pokuta je tzv. paušalizovanou náhradou škody a tedy „kryje“ i případnou škodu. Toto je však možné v dohodě vyloučit a porušitel je pak povinen uhradit i náhradu škody, kterou vyzrazením chráněné informace způsobil. Další sankce, jako je odstoupení od smlouvy, nejsou v případě dohod o mlčenlivosti příliš účinné, neboť protistrana prostě již informacemi disponuje.
V NDA naopak není třeba řešit konkrétní způsob spolupráce na výzkumu ani licenční ujednání. Ta jsou obsahem příslušných smluv (licenční smlouva, memorandum o spolupráci atd.), jejichž součástí může být i NDA.
Kdo a v jaké situaci by měl NDA uzavírat?
V případě výzkumných projektů je zcela nezbytné uzavírat NDA již na počátku spolupráce, kdy dochází nebo má dojít k seznámení partnera se zneužitelnými informacemi. Jedná se tedy například o vstup nového investora, je-li přibrána další výzkumná instituce, výzkumný tým nebo externí spolupracovník do týmu k práci na projektu, podílejí-li se na projektu studenti v rámci výuky a podobně. Dále je třeba upravit ochranu informací a nakládání s nimi rovněž ve vztahu k zaměstnancům i externím spolupracovníkům výzkumníka, kteří přicházejí do kontaktu s důvěrnými informacemi daného výzkumu, či obecně. Pro tento účel je vhodné mít obecné NDA upraveno ve smlouvě o spolupráci, a u jednotlivých projektů případně NDA konkretizovat.
Uzavření NDA na konkrétní projekt
Ačkoliv má výzkumník upravené NDA a povinnost mlčenlivosti obecně v používaných dokumentech (pracovních smlouvách, smlouvách o spolupráci či v jiných dohodách), obzvláště u důležitých projektů a při zvýšeném nebezpečí vyzrazení je vhodné uzavírat speciální NDA na konkrétní projekt, kde jsou konkrétně a přesně vymezeny pojmy jako utajované skutečnosti, citlivé informace, obchodní tajemství a další. Rovněž je vhodné konkretizovat sankční opatření, okruh osob, které mají k citlivým informacím přístup, a způsob zpřístupňování informací (takto konkrétní úprava nebývá v obecných smlouvách typická)
Autorka: Lucie Straková, Frank Bold Advokáti
- Autor článku: ne
- Zdroj: Frank Bold Advokáti
