Právní podpora výzkumu a vývoje II

Smlouva o nehmotné dílo

Hned na počátku je třeba si uvědomit, že pro smluvní zajištění výzkumu a souvisejících otázek budou v rozdílných případech užívány rozdílné typy smluvních ujednání. Jinak bude vyjednáváno v případě, kdy výzkumné pracoviště má vypracovanou technologii do stadia, které se blíží použitelnosti v průmyslu, a jinak v případě, když sám průmyslový podnik hledá partnera pro budoucí výzkum.

Smlouva o nehmotné dílo má zajistit účastníkům právního vztahu bezproblémové a jasné vytvoření díla nehmotné povahy na základě vztahu mezi objednatelem a zhotovitelem. Zmiňuje se zde proto, že ačkoli jde spíše o jednodušší právní problém, přece jen zde lze nalézt i prvky, které se smlouvou o společném výzkumu souvisejí.

Smlouva o dílo nehmotné v podnikatelských vztazích nebyla v našem obchodním právu upravena jako samostatný smluvní typ, ale jen jako podtyp smlouvy o dílo. Pro dílo nehmotné bylo v úpravě smlouvy o dílo uvedeno jen několik ustanovení určených pouze dílu nehmotnému a jinak se na tento smluvní vztah použila ostatní běžná ustanovení smlouvy o dílo z obchodního zákoníku. Na smlouvu o dílo nehmotné podle ustanovení § 556 obchodního zákoníku se vztahovalo vše, co bylo upraveno ve vztahu ke smlouvě o dílo vůbec. Podstatnými náležitostmi je vymezení předmětu díla a odměny za něj, nikoliv však dohoda o termínu k jeho provedení. Předmět plnění je u nehmotného díla obvykle upřesňován až v průběhu řešení. Obvykle se jedná o vypracování posudku, projektu, konstrukce nového výrobku, technologického předpisu nebo počítačového programu.

Zhotovitel je povinen provést dílo samostatně a na svůj náklad a riziko ve sjednané době. Objednatel je povinen provedené dílo převzít a zaplatit. Podle obchodního zákoníku musel být nehmotný výsledek vyjádřen objektivně seznatelnou formou. Zhotovitel mohl podle obchodního zákoníku pověřit provedením díla jinou osobu, pokud ze smlouvy nebo z povahy díla neplynulo nic jiného. I za této situace, když dílo provádí jiná osoba, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. U výzkumu, tvorby softwaru a projektů obdobné povahy je často vhodné jej v tomto smyslu omezit. Někdy dokonce smluvně určit, který konkrétní pracovník jeho týmu bude za postup prací odpovídat nebo i dílo tvořit, neboť zde záleží i na důvěře objednatele v osoby tvůrců. I tady může být cena stanovena podle rozpočtu, respektive předběžné kalkulace, ale často je podle mezitímních výsledků řešení upravována, zejména vzhledem k dříve nepředvídatelné činnosti a souvisejícím nákladům. Pro předání díla lze doporučit sjednání zápisu včetně zhodnocení provedených testů za účasti objednatele.

Fenomén nejistoty výsledku se označuje jako „vědeckotechnické riziko“ a promítá se do specifik právních nástrojů používaných při sjednávání smluv v této oblasti, například ve stanovení méně přísné, subjektivní odpovědnosti tvůrce vůči objednateli těchto prací za jejich případné vady. Někdy se omezuje hranice náhrady škody (například výší sjednané ceny) nebo se stanoví (obvykle jen v základním výzkumu), že takzvaný negativní výsledek, tedy odborně dokázanou nemožnost dosáhnout stanoveného výsledku, je možno pokládat za řádné splnění závazku .

Zdrojem sporů a nepochopení může být právní úprava nakládání s výsledky takových smluv. Pokud není stanoveno smluvně jinak, byla podle obchodního zákoníku odlišná dispozitivní právní úprava pro výsledek, který je průmyslověprávně chráněn, na rozdíl od výsledku, který chráněn není. Tato dispozitivní právní úprava nesměřovala vždy ve prospěch často sdíleného přesvědčení, že ten, kdo zaplatil za dílo, je vždy jeho majitelem, a to bez jakéhokoli omezení. Proto bylo důležité, aby si smluvní strany zejména tyto vztahy upravily výslovně a nespoléhaly se na dispozitivní právní úpravu obchodního zákoníku.

Pokud tyto vztahy nebyly smluvně výslovně upraveny, nastupovala právní úprava podle obchodního zákoníku. Podle ustanovení § 557 obchodního zákoníku v případě, že výsledek není chráněn právem z průmyslového vlastnictví, má zhotovitel právo s ním nakládat, to znamená mimo jiné jej poskytovat i dalším osobám, ovšem pouze v případě, že to dovoluje smlouva. Neobsahuje-li smlouva zákaz poskytnutí, je k němu zhotovitel oprávněn, není-li to vzhledem k povaze díla v rozporu se zájmy objednatele. V této části je dispozitivní právní úprava obchodního zákoníku v souladu s převažujícím obecným povědomím. Objednatel, který za dílo zaplatil, nebude mít zpravidla zájem na tom, aby vytvořené dílo bylo postoupeno konkurenci. Spíše se bude snažit, aby takové dílo mohl výhradně užívat a bylo před konkurencí utajeno. Z výslovného ustanovení smlouvy ovšem může vyplývat i něco jiného. Například to, že jej smí poskytovat třetím osobám jen objednatel, popřípadě oba účastníci tohoto vztahu nebo nikdo z nich. V případě, kdy smlouva neumožňuje poskytnout dílo třetí osobě, je důležité dohodnout i důsledky porušení tohoto závazku.

Je-li výsledek díla chráněn průmyslověprávně, byl podle dispozitivní právní úpravy ustanovení § 558 obchodního zákoníku objednatel oprávněn použít dílo bez svolení zhotovitele pouze k účelu vyplývajícímu ze smlouvy. V ostatních případech musí jeho svolení mít.

Naopak zhotovitel, kterému bylo řádně za výsledek práce zaplaceno objednatelem, v tomto případě čerpá v souladu s platnou právní úpravou prémii za vyřešení technického problému na úrovni vynálezu nebo jiného předmětu průmyslového vlastnictví. Tato prémie spočívá v tom, že je oprávněn se svým patentem či vzorem bez omezení nakládat, a tedy i úplatně přivolit třetím osobám k užívání, aniž by objednatel tomu mohl bránit. Za této situace se dostává zhotovitel do zvláště výhodného postavení, které navíc může svým rozhodnutím směřujícím k získání průmyslověprávní ochrany podstatně ovlivnit. Za předmět průmyslového vlastnictví je nesporně považován i užitný vzor, jehož zápis do rejstříku se provádí bez úplného věcného průzkumu a je tedy relativně snadnou záležitostí. Obtíže by mohla způsobovat interpretace tohoto ustanovení zejména v případě patentových přihlášek, kde řízení může trvat i několik let. Důvodem je skutečnost, že ustanovení § 558 se vztahovalo na předměty chráněné právem z průmyslového vlastnictví – tedy na takové, kde již právní ochrana byla udělena.

Zabránit takové situaci může objednatel pouze výslovným ustanovením ve smlouvě o dílo. Neexistuje-li takové smluvní ujednání, následovala úprava podle obchodního zákoníku. Zvláště je třeba zdůraznit nutnost kvalifikovaného počínání v případě přihlášek předmětů průmyslového vlastnictví. Předmětem smlouvy může být i to, kdo bude přihlašovatelem, kdo ponese náklady průmyslověprávní ochrany a další související otázky.

V rámci právních vad odpovídá zhotovitel za porušení práva třetí osoby z jejího průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví v důsledku použití předmětu díla, avšak jen dojde-li k tomuto porušení podle právních předpisů ČR nebo zemí, kde má být předmět díla využit, a zhotovitel o tom věděl v době uzavření smlouvy. Zhotovitel by proto měl odborně provést řádný průzkum průmyslověprávní nezávadnosti. V této souvislosti je nutné, aby vzal na vědomí, že tato vlastnost daného předmětu – průmyslověprávní nezávadnost – je co do času a teritoria proměnná.

Objednatel i zhotovitel díla se mohou dostat do obtížné situace například v případě, kdy zhotovitel nechá marně uplynout tříměsíční lhůtu podle ustanovení § 9 odst. 3 patentového zákona a následně dojde bez vědomí objednatele i zhotovitele k podání patentové či vzorové přihlášky původcem. Předané dílo tak může vykazovat právní vadu, která může mít za následek uplatňování práv z porušení odpovídající ochrany, jejímž majitelem je původce. Nejedná se sice o neřešitelnou situaci, ale její náprava si vyžádá zpravidla o mnoho více času a nákladů než promyšlená smlouva na počátku dobře míněné spolupráce.

V případě nedůsledné strategie ve vztahu k podnikovému vynálezu nemusí dojít ani k využití práva původců, aby samostatně na své náklady podali odpovídající přihlášku. Může dojít k podání patentové nebo vzorové přihlášky objednatelem nebo dokonce třetí osobou. V takovém případě ztrácí zhotovitel významné právo a původci právo na přiměřenou odměnu nebo dokonce na odměnu za licenci, neboť jen obtížně mohou žádat o přiměřenou odměnu objednatele nebo třetí osobu, s nimiž nejsou v žádném právním vztahu.

Poněkud odlišně jsou řešeny související otázky v rámci nového občanského zákoníku, byť tento v zásadě přejímá obecnou koncepci smlouvy o dílo podle dosavadního obchodního zákoníku. Podle ustanovení § 2633 může výsledek činnosti, který je předmětem práva průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, zhotovitel poskytnout i jiným osobám než objednateli, bylo-li tak ujednáno. Neobsahuje-li smlouva výslovný zákaz tohoto poskytnutí, je k němu zhotovitel oprávněn, není-li to vzhledem k povaze díla v rozporu se zájmy objednatele. V řadě případů může být důležité, aby bylo dohodnuto, zda vytvořené dílo může využívat k obchodním účelům i sám zhotovitel, neboť i využívání samotným zhotovitelem může být v rozporu se zájmy objednatele.

Následující ustanovení § 2634 téhož zákona uvádí, že je-li předmětem díla výsledek činnosti, který je chráněn právem průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, má se za to, že jej zhotovitel poskytl objednateli k účelu vyplývajícímu ze smlouvy.

Postavení zhotovitele se v případě, že výsledkem je dílo chráněné právem z průmyslového vlastnictví, touto právní úpravou poněkud oslabilo. Za minulé právní úpravy, v případě chybějícího výslovného ujednání mezi stranami, bylo právem zhotovitele se svým dílem, které je chráněno některým z prostředků průmyslového práva, volně disponovat. Nová právní úprava pro stejné jednání vyžaduje výslovné ujednání stran, kterého bude možno v praxi dosáhnout spíše jen výjimečně.

Karel Čada

Text je zkráceným výňatkem z publikace CHRÁNIT / NECHRÁNIT, to je otázka.