Využití dřívějších práv, poznatků a znalostí jednotlivých partnerů

V této části smlouvy se zpravidla deklaruje, že veškeré duševní vlastnictví, obchodní tajemství, know-how, data, software, údaje, informace, vzorky a jakékoli další poznatky, které patří ke dni podpisu smlouvy jednotlivým partnerům a netýkají se projektu, a tedy i předmětu smlouvy, nelze zahrnout do výsledků projektu a zůstávají ve vlastnictví původních osob.

Jiná situace může být u veškerého nehmotného majetku, který se týká projektu. Ponechme stranou, že nemusí být jednoznačně zřejmé a nemusí být předmětem shodných názorů partnerů ani to, které poznatky se týkají či netýkají projektu. V této fázi úvah taktéž nemusíme přihlížet k doporučením či pravidlům, která jsou stanovena pro určité druhy projektů – třeba takové, které jsou alespoň z části financovány z veřejných zdrojů. Například projekty 7. Rámcového programu Evropské unie jsou založeny především na sdílení dosavadních znalostí a práv nehmotné povahy, s nimiž do projektů jednotliví partneři vstupují. Předpokládají proto, že pro partnery projektů budou tyto poznatky, znalosti a práva k dispozici a pravidla tohoto programu blíže upřesňují, kdy a za jakých podmínek k výměně poznatků mezi partnery dochází bezúplatně a kdy je možné získat za poskytnutí těchto poznatků finanční prostředky. Obdobná pravidla obsahují programy financované ze Strukturálních fondů EU.

V rámci obecného společného výzkumu a vývoje však nejsme takovými podmínkami vázáni a vše záleží na dohodě partnerů . Praktické doporučení vede k tomu, aby se s těmito poznatky i mezi partnery slušně obchodovalo. Bezúplatná výměna těchto poznatků bez předchozího, třeba pouze jen zjednodušeného ocenění těchto vstupů, zakládá často mezi partnery pocity určité nespravedlnosti či vzájemné nevyváženosti, a to není příliš šťastný začátek společného výzkumu. Především nelze předpokládat, že stávající poznatky a práva k nehmotným statkům týkající se projektu budou u jednotlivých partnerů natolik porovnatelné hodnoty, aby bylo možno vzájemné sdílení těchto předmětů označit jako vyváženou dohodu o jakési „křížové“ licenci. Na druhou stranu je třeba vážit skutečnost, že partneři mají zájem na společném výzkumu a čas, v jehož rámci má být dosaženo reálných výsledků, je velice důležitou okolností pro budoucí komercializaci společného výsledku. To by mělo vést k rozumné dohodě o způsobu nebo způsobech zjednodušeného ocenění všech vstupů, s nimiž partneři do společného projektu vstupují, a následné dohodě o způsobu případného finančního vyrovnání, včetně splatnosti odpovídajících částek v rámci licenčního vztahu.

Jasně by mělo být stanoveno, že původní vlastnictví všech těchto sdílených předmětů nehmotné povahy zůstává zachováno. Poskytnutá licence je nevýlučného charakteru a může mít obecnou povahu, ale může být poskytnuta pouze za účelem naplnění předmětného projektu. To znamená, že partnerům, kteří jsou v pozici sdílející tyto poznatky, nejsou dávána žádná práva, aby poskytnuté poznatky dále šířili, zveřejňovali nebo dokonce úplatně poskytovali třetím osobám například licenční nebo obdobnou smlouvou. Na druhou stranu je ale obvyklé, že tato práva jsou přístupná i propojeným osobám partnerů smlouvy pro účely naplnění této smlouvy za předpokladu, že je i smluvně výslovně zajištěno, aby všechny subjekty byly vázány povinností mlčenlivosti ve stejném rozsahu jako smluvní strany.

Vlastnické vztahy k nově vytvořeným předmětům nehmotné povahy

Ve většině případů se jedná o kardinální otázku, která je často překážkou pro uskutečnění společného výzkumu. Je pochopitelné, že každý z rozhodujících partnerů má zájem na tom, aby se na případných úspěších podílel a tento úspěch byl vyjádřen vlastnickým podílem. To má ale řadu úskalí.

V průběhu projektu často vznikají jak nehmotné výsledky vytvořené pouze jedním z partnerů – tedy pracovníky, kteří jsou v pracovním poměru nebo poměru obdobném k jedinému z partnerů, tak i výsledky, které jsou vytvořeny společnou tvůrčí činností pracovníků několika partnerů. Smlouva by obě uvedené možnosti měla reflektovat.

V případě, že zaměstnanci či osoby v obdobném vztahu k jedné ze smluvních stran vytvoří vlastní tvůrčí činností jakýkoli předmět, je tato strana od samého počátku majitelem všech práv k tomuto předmětu. Pokud by se výsledek takové tvůrčí činnosti mohl stát předmětem práv k průmyslovému vlastnictví, je smluvní strana oprávněna samostatně dle svého uvážení a na své vlastní náklady učinit jakékoli kroky směřující k registraci či přihlášení tohoto předmětu k ochraně. V případě, že by do projektu byla zapojena jakákoli třetí osoba, například student, zaměstnanec nebo dodavatel smluvní strany, musí také tato strana samostatně zajistit, že příslušná třetí osoba převede a postoupí na smluvní stranu veškerá svá případná práva a plně vypořádá odpovídající závazky – například odměny původcům podle platného předpisu.

Většinou vznikají rozdílné názory na vlastnictví nehmotných výstupů mezi financujícím subjektem a partnery, kteří jsou pověřeni věcným řešením. Financující subjekt nemusí být jediný a mohou vznikat ne zcela souhlasné vztahy i mezi jednotlivými financujícími složkami projektu. Kromě toho jsou otázky spoluvlastnictví k nehmotným statkům zatíženy obecnými nepříznivými dopady spoluvlastnictví jako takového a navíc k tomu přistupují obtíže při rozhodování o správě tohoto majetku. Zde máme na mysli například to, kdy a jakou průmyslověprávní ochranu výsledkům projektu zajistit, kdo se má na ní podílet, na jaká teritoria má směřovat, kdo ji bude, zejména v případě nestejných názorů, financovat, kdo bude přivolovat k užívání výsledků projektu a stanovat podmínky pro takové užívání a jak se budou případné přínosy vzájemně dělit.

Přestože možností, jak se dohodnout, je celá řada, následující modelový příklad bude vycházet z toho, že prvotním vlastníkem nehmotných statků se stane vedoucí partner projektu, který odpovídá za jeho věcné řešení. Může jím být například veřejná výzkumná instituce či vysoká škola.

Za této situace je právě příslušná výzkumná organizace podle obsahu smlouvy odpovědná za veškeré kroky směřující k zajištění nehmotných výsledků projektu a měla by tak činit na své vlastní náklady. To předpokládá, aby byla dostatečně dobře vybavena odborně, pokud jde o ochranu duševního vlastnictví, se schopností optimálně kombinovat veškeré prostředky, které jednotlivá teritoria umožňují.

V této souvislosti je nutno zdůraznit, že pokud je tato činnost zajišťována externě, musí být podrobena odpovídající kontrole. Nejde o to získat za hodně peněz slabé patenty v mnoha zemích. Smyslem je odpovědně uvážit teritoriální rozsah ochrany duševního vlastnictví a přitom vzít v úvahu, že kromě patentové ochrany jsou i další možnosti ochrany technických řešení – například užitnými vzory či podobnými instituty, u kterých, pokud jde o poplatky, může dojít ke značným úsporám a přitom věcný rozsah ochrany může být stejný nebo podobný jako u patentové ochrany. Dále, a to je naprosto zásadní, je smyslem patentové ochrany získat silnou ochranu, která následně může být skutečnou oporou pro zdařilou komercializaci výsledku projektu. K tomu je ale třeba se opírat o plně kvalifikované a zkušené odborníky v patentové oblasti.

Pokud je výzkumná organizace v této pozici, musí být smluvně zavázána k tomu, aby s veškerými spolupracujícími subjekty před zahájením práce na projektu jasně smluvně zajistila převedení práv k veškerým nehmotným výstupům právě na sebe. Nejedná se pouze o spolupracující obchodní společnosti, a tedy právnické osoby, které mohou působit například jako dodavatelé dílčích odborných služeb, výrobci prototypů či certifikační autority. Nelze zapomínat ani na fyzické osoby a na studenty, jejichž postavení není v rámci dnešní české platné právní úpravy zatím zcela vyjasněno. Nelze se spoléhat na to, že student je ve vztahu k vysoké škole ve vztahu obdobném, jaký plyne z pracovního poměru, neboť je tomu spíše právě naopak. Veškeré okolnosti napovídají tomu, že v případě studenta, který není současně zaměstnán, jde o vztah rozdílný od vztahu zaměstnaneckého. Má-li být tedy student zapojen do projektu společného výzkumu, musí být smluvně vyjasněn jeho vztah k nehmotným výsledkům jeho práce.

Stejně by za této situace měla být výzkumná organizace zavázána i k tomu, že pokud jde o jednotlivé přihlášky týkající se průmyslového vlastnictví, bude o nich předem nejen informovat hlavní financující subjekt, ale ještě před podáním přihlášky mu včas předá vypracovanou přihlášku v závěrečném znění. To umožňuje nezávislou kontrolu správnosti postupu a informovanost o důležitých postupných krocích celého projektu.

K tomu přísluší i povinnost bezproblémového vypořádání přiměřených odměn v případě uplatnění práva na patent či vzor ve smyslu platných právních předpisů nebo za postoupení či smluvní převod práv ve prospěch strany projektu. Je obvyklé, že tyto povinnosti má ta strana, která původce těchto řešení zaměstnává, anebo ta, která třetí subjekt do projektu přizvala. Z toho plyne, že tak učiní na vlastní náklady.

Očekává se, že subjekt odpovědný za průmyslověprávní ochranu se postará o udržování patentových a podobných práv po celou dobu projektu. Pokud by důvody pro pokračování zajišťování průmyslověprávní ochrany pominuly, měl by být výslovně dojednán mechanizmus, který by zajistil, aby nevratné kroky této povahy nebyly k újmě žádného z partnerů smlouvy.

Smluvně by měl financující subjekt získat pro sebe či spolupracující subjekty bezplatnou nevýlučnou licenci pro veškerá teritoria, kam směřuje průmyslověprávní ochrana výsledku projektu. Další možností je smluvně zajistit do určité doby možnost vyjednávání o výlučné licenci, případně převodu práv z duševního vlastnictví na financující subjekt s tím, že pokud jednání nebudou úspěšně dokončena, do jisté doby zůstávají financujícímu subjektu pouze práva z nevýlučné licence. K tomuto vyjednávání by mělo dojít na žádost financujícího subjektu a doba, do kdy je tak možno učinit, musí být jasně a přesně stanovena. Tato žádost může mít za následek i změnu financování předmětných průmyslových práv, které tak může od doby žádosti přejít na financující subjekt.

Získá-li na základě smlouvy práva k výsledkům společného výzkumu kterákoli ze stran, vždy by mělo být umožněno, aby v případě odmítnutí uplatnění těchto práv smluvně určeným subjektem byla možnost jejich uplatnění u dalších partnerů. Proto musí být relativně striktně určena doba pro uplatnění práv smluvně určeným partnerem a tato dohoda provázána s úmluvou o utajení. Tato ustanovení někdy bývají označována jako právo prvního odmítnutí. V některých případech dochází i ke smluvnímu ujednání o tom, že v případě nezájmu partnerů projektu o průmyslověprávní ochranu výsledků společného výzkumu buď vůbec, anebo jen na některých teritoriích je umožněno původcům, aby zajistili tuto ochranu ve svůj prospěch a na své náklady.

V době, která umožňuje dohodu mezi výzkumnou organizací a financujícím subjektem o výlučné licenci nebo převodu, by případná jednání mezi výzkumnou organizací a třetími stranami o poskytnutí licence nebo převodu měla probíhat pouze za předpokladu, že financující subjekt s těmito aktivitami souhlasí.

V případě výlučné licence či převodu práv z výzkumné organizace na financující subjekt by mělo být smluvně zajištěno, aby výzkumná organizace, tedy i její zaměstnanci a popřípadě studenti měli možnost užívat výsledky projektu pro pedagogickou činnost, případně i pro další projekty.

Karel Čada

Text je zkráceným výňatkem z publikace CHRÁNIT / NECHRÁNIT, to je otázka.